Gehört das geistige Eigentum, das Ihr EOR-Entwickler in Indien erstellt, Ihrem US-Unternehmen?

Die kurze Antwort lautet: Ja, aber nur, wenn die IP-Zuweisungskette hinter Ihrem EOR korrekt aufgebaut ist. Das indische Urheberrecht behandelt das Eigentumsrecht an Code, Design und anderen kreativen Werken anders als das US-amerikanische Recht, und Ihr US-Unternehmen erwirbt keine Rechte, nur weil es für die Arbeit bezahlt.

In einem Employer of Record Bei dieser Konstellation ist Ihr Entwickler rechtlich gesehen beim EOR angestellt, nicht bei Ihrem US-Unternehmen. Das bedeutet, dass der Weg von der Tastatur des Entwicklers bis in Ihr IP-Register zwei vertragliche Schritte umfasst, nicht nur einen. Sollte einer dieser Schritte lückenhaft sein oder fehlen, gehört Ihnen nicht das, was Sie für Ihr Eigentum halten.

Hier erfahren Sie, wie diese Kette tatsächlich funktioniert, was das indische Recht vorschreibt und an welcher Stelle sie in der Regel unterbrochen wird.

Gehört der von meinem EOR-Entwickler in Indien erstellte Code automatisch meinem US-Unternehmen?

Nein. Das Eigentumsrecht geht durch eine Kette von Verträgen über, nicht von Rechts wegen.

Nach indischem Recht, Der Urheber ist der erste Inhaber des Urheberrechts an jedem von ihm geschaffenen Werk, sofern keine Ausnahme oder schriftliche Übertragung vorliegt. § 17(c) des indischen Urheberrechtsgesetzes von 1957 sieht eine eng gefasste Ausnahme für Arbeitnehmer vor: Wird ein Werk im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses im Rahmen eines Dienstvertrags geschaffen, wird der Arbeitgeber zum ersten Inhaber, sofern keine anderslautende Vereinbarung vorliegt.

In einem EOR-Einrichtung, diese Ausnahme wirkt sich zugunsten des EOR aus, nicht zugunsten Ihres US-Unternehmens. Der EOR ist der rechtliche Arbeitgeber. Somit geht das Eigentumsrecht gemäß Abschnitt 17(c) auf den EOR über. Ihr Unternehmen erwirbt diese Rechte erst dann, wenn der EOR sie Ihnen im Rahmen des Rahmenvertrags über Dienstleistungen (Master Services Agreement, MSA) schriftlich überträgt.

Damit das Eigentum bei Ihrer US-Gesellschaft liegt, müssen zwei vertragliche Verbindungen bestehen:

• Der Arbeitsvertrag der EOR mit dem Entwickler, durch den Rechte auf die EOR übertragen werden.
• Der Dienstleistungsvertrag der EOR mit Ihrem US-Unternehmen, durch den diese Rechte an Sie weiterübertragen werden.

Sollte einer der beiden Verträge mangelhaft formuliert sein oder fehlen, operiert Ihr US-Unternehmen auf der Grundlage einer vermuteten Eigentümerschaft und nicht auf der Grundlage der rechtlichen Eigentümerschaft. Nach unserer Erfahrung bei der Prüfung solcher Strukturen ist dies die Lücke, die bei der Kapitalbeschaffung oder im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung bei Fusionen und Übernahmen am häufigsten zutage tritt.

Inwiefern unterscheidet sich das indische Recht zum geistigen Eigentum vom US-amerikanischen „Work-for-Hire“-Prinzip?

Das US-amerikanische Konzept des „Work made for hire“ ist eine gesetzliche Regelung, durch die das Urheberrecht an bestimmten Arten von Werken automatisch auf den Arbeitgeber oder den Auftraggeber übergeht. Das indische Recht kennt diese automatische Übertragung nicht in derselben Form.

Für US-Unternehmen sind zwei praktische Unterschiede von Bedeutung:

• In den USA gelten bestimmte Kategorien von Auftragsarbeiten allein aufgrund des Vertrags als „Work-for-Hire“. In Indien geht das Urheberrecht an einer Auftragsarbeit eines Auftragnehmers niemals automatisch über. Hierfür ist eine schriftliche Übertragung gemäß § 19 des Urheberrechtsgesetzes erforderlich.
• In den USA entworfene Verträge stützen sich häufig auf Formulierungen wie „Alle Arbeitsergebnisse gelten als im Auftrag geschaffene Werke“. Diese Formulierung hat nach indischem Recht keine automatische Rechtswirkung. Indische Gerichte wenden indische Gesetze auf Werke an, die von in Indien ansässigen Personen auf indischem Staatsgebiet geschaffen wurden.

Eine klare „Work-for-Hire“-Klausel nach US-amerikanischem Vorbild in Ihrem Rahmenvertrag (MSA), der keine ordnungsgemäß nach indischem Recht formulierte Abtretungsklausel zugrunde liegt, ist einer der häufigsten Gründe, warum die IP-Prüfung bei indischen Entwicklern scheitert. Unternehmen unterschätzen oft, wie viel Gewicht US-amerikanische Rechtsformulierungen vor einem indischen Gericht haben – was für sich genommen in der Regel gar kein Gewicht ist.

Wie sieht die IP-Zuweisungskette in einer EOR-Konfiguration aus?

Eine saubere Kette besteht aus zwei schriftlichen Gliedern, die beide signiert sind.

Link 1: Vom Entwickler zur EOR

Der Arbeitsvertrag sieht vor, dass das gesamte im Rahmen des Arbeitsverhältnisses geschaffene geistige Eigentum an den EOR abgetreten wird. Dabei wird in der Regel die Gegenwartsform verwendet („Der Arbeitnehmer tritt hiermit ab“) und der Geltungsbereich umfasst Urheberrechte, Patente, Geschäftsgeheimnisse, Geschmacksmuster und Marken. Ebenfalls erfasst sind künftiges geistiges Eigentum, abgeleitete Werke sowie während des Arbeitsverhältnisses vorgenommene Verbesserungen.

Link 2: EOR an ein US-Unternehmen

Der Rahmenvertrag zwischen dem EOR und Ihrem Unternehmen überträgt alle geistigen Eigentumsrechte, die der EOR an den von Ihren Entwicklern erstellten Ergebnissen hält, unmittelbar nach deren Entstehung im Wege einer Back-to-Back-Abtretung auf Ihre US-Tochtergesellschaft. Diese Klausel gewährleistet, dass Ihr Eigentumsanspruch sowohl in Indien als auch in den USA durchsetzbar ist.

In beiden Verträgen müssen die Rechte konkret festgelegt werden. Eine beiläufige Formulierung wie „Das geistige Eigentum liegt beim Auftraggeber“ reicht nicht aus. Indische Gerichte haben in Handelsstreitigkeiten vage Abtretungsklauseln für ungültig erklärt, ebenso wie Schiedsgerichte, die sich mit grenzüberschreitenden Technologieverträgen befassen.

Ein Muster, das uns immer wieder auffällt: Unternehmen konzentrieren sich stark auf die erste Verbindung und gehen davon aus, dass die zweite in der EOR-Beziehung implizit enthalten ist. Das ist jedoch nicht der Fall. Ohne die Back-to-Back-Zuweisung besitzt der EOR technisch gesehen die Rechte an dem Code, den Ihre Ingenieure im Rahmen Ihrer Projekte geschrieben haben.

Was sind nach indischem Recht die Voraussetzungen für eine gültige IP-Zuweisung?

In § 19 des Urheberrechtsgesetzes von 1957 sind die grundlegenden Voraussetzungen festgelegt. Damit eine Abtretung gültig ist, muss sie:

• Die Vereinbarung muss schriftlich erfolgen und vom Abtretenden (oder einer Person, die befugt ist, in dessen Namen zu unterzeichnen) unterzeichnet sein.
• Geben Sie die zu vergebende Aufgabe an.
• Geben Sie die gewährten Rechte an, wie beispielsweise das Recht zur Vervielfältigung, zur Bearbeitung, zur Verbreitung, zur öffentlichen Aufführung und zur öffentlichen Wiedergabe.
• Geben Sie die Dauer der Übertragung an. Wird keine Angabe gemacht, geht das Gesetz von fünf Jahren aus.
• Geben Sie das Gebiet an. Sofern keine Angabe erfolgt, geht das Gesetz davon aus, dass ausschließlich Indien gemeint ist.
• Geben Sie gegebenenfalls Lizenzgebühren oder sonstige Gegenleistungen an.

Im Rahmen eines laufenden Arbeitsverhältnisses ist die Verwendung der Gegenwartsform von Bedeutung. „Der Arbeitnehmer tritt hiermit ab“ begründet eine Übertragung in der Gegenwart. „Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, abzutreten“ begründet eine Zusage zur künftigen Abtretung, deren konkrete Durchsetzung ein Gericht möglicherweise verlangen könnte, bevor das Eigentumsrecht tatsächlich übergeht. Beide Formulierungen waren bereits Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten. Die Formulierung in der Gegenwartsform ist eindeutiger.

Eine rechtlich haltbare Klausel umfasst außerdem:

• Alle Formen des geistigen Eigentums, nicht nur das Urheberrecht. Das umfasst Patente, Geschmacksmuster, Geschäftsgeheimnisse und Know-how.
• Zukünftige Werke, die während des Beschäftigungsverhältnisses entstehen.
• Verbesserungen, Änderungen und abgeleitete Werke.
• Weltweite Rechte, nicht nur in Indien.
• Unbefristete Laufzeit, kein standardmäßiger Zeitraum von fünf Jahren.

Sollten einige dieser Lücken bestehen, besitzen Sie möglicherweise weniger, als Sie denken.

Wie verhält es sich mit Patenten, Geschäftsgeheimnissen und Urheberpersönlichkeitsrechten?

Das Urheberrecht ist nur ein Aspekt. Für Software spielen drei weitere Kategorien eine Rolle.

Patente. Das Patentgesetz von 1970 enthält keine automatische Standardregelung zum „Eigentumsrecht des Arbeitgebers“ ähnlich wie in § 17(c). Das Eigentumsrecht an Erfindungen hängt in der Regel vom Arbeitsvertrag und dem Grundsatz des „Rahmens der Beschäftigung“ ab. Wenn der Vertrag des EOR keine oder nur vage Bestimmungen zu Patenten enthält, verbleibt das Eigentumsrecht möglicherweise beim Erfinder. Eine ordnungsgemäße Klausel überträgt ausdrücklich das Recht, weltweit Patente auf alle während des Arbeitsverhältnisses gemachten Erfindungen anzumelden.

Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Informationen. In Indien gibt es kein spezielles Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Der Schutz ergibt sich aus Verträgen, Billigkeitsgrundsätzen und dem Informationstechnologiegesetz. Vertraulichkeitsklauseln, Geheimhaltungsbestimmungen und eine klare Definition des Begriffs „vertrauliche Informationen“ müssen im Arbeitsvertrag und im Rahmenvertrag (MSA) enthalten sein und dürfen nicht nur in Richtlinien dokumentiert werden.

Urheberpersönlichkeitsrechte. § 57 des Urheberrechtsgesetzes gewährt dem Urheber das Recht, die Urheberschaft geltend zu machen, sowie das Recht, eine Verfälschung des Werks zu verhindern. Diese Rechte verbleiben lebenslang beim Urheber und sind nicht übertragbar. In der Praxis kann auf diese Rechte durch eine eindeutige, schriftliche Verzichtserklärung verzichtet werden. Ohne diesen Verzicht könnte ein Entwickler später Einwände gegen die Art und Weise erheben, wie sein Code geändert wird, selbst nach der Übertragung aller wirtschaftlichen Rechte.

Die meisten gut ausgearbeiteten EOR-Verträge decken alle vier Kategorien in einem Paket ab. Bei vielen Standardverträgen ist dies nicht der Fall.

In welchen Bereichen unterlaufen US-Unternehmen in der Regel Fehler hinsichtlich der Rechte am geistigen Eigentum?

Sechs Lücken sind für den Großteil der Probleme verantwortlich, die wir bei Vertragsprüfungen feststellen.

• Vorausgesetzt, der Wortlaut des US-Vertrags wird übernommen. Eine „Work-for-Hire“-Klausel, der keine Abtretung gemäß indianischem Recht zugrunde liegt, gehört zu den häufigsten Ergebnissen bei der Due-Diligence-Prüfung.
• Die Aufgabe, zwei Tage hintereinander zu arbeiten, fehlt. Der Vertrag mit dem Entwickler überträgt die geistigen Eigentumsrechte an den EOR, doch die Rahmenvereinbarung (MSA) zwischen dem EOR und dem US-Unternehmen regelt die Weitergabe dieser Rechte nicht eindeutig.
• Verwendung der Zukunftsform. „Stimmt der Abtretung zu“ begründet eine Zusage, keine Übertragung. Indische Gerichte haben dies in einigen handelsrechtlichen Streitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums als unzureichend angesehen.
• Kein Verzicht auf Urheberpersönlichkeitsrechte. Die Rechte gemäß § 57 verbleiben lebenslang beim Entwickler. Sollte Ihr Code später in erheblichem Umfang geändert werden, könnte der Entwickler diese Rechte geltend machen und eine Namensnennung verlangen oder die Änderung untersagen.
• Falsch eingestufte Auftragnehmer, die fälschlicherweise als EOR-Mitarbeiter ausgewiesen wurden. Wird der „Entwickler“ als Auftragnehmer über einen „Contractor of Record“ vergütet, jedoch wie ein Arbeitnehmer behandelt, findet die Standardregelung für Arbeitgeber gemäß § 17(c) keine Anwendung. Das Eigentum an geistigem Eigentum verbleibt beim Auftragnehmer, sofern keine gesonderte, gültige Abtretungserklärung unterzeichnet wurde.
• Open Source und bereits vorhandenes geistiges Eigentum werden nicht berücksichtigt. Falls Ihr Entwickler bereits vorhandenen Code einbringt, wie beispielsweise eigene Bibliotheken oder Open-Source-Beiträge, sollte im Vertrag festgelegt werden, was von der Übertragung ausgeschlossen ist. Andernfalls kommt es später zu Streitigkeiten darüber, was ursprünglich sein Eigentum war.

In vielen Fällen wird dies den globalen Arbeitgebern erst dann bewusst, wenn der Anwalt eines Investors im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung die Abtretungskette der geistigen Eigentumsrechte anfordert. Zu diesem Zeitpunkt sind die Kosten für eine Neuabwicklung bereits erheblich.

Wie stellt Wisemonk sicher, dass Ihre IP-Kette lückenlos ist?

Wisemonk ist ein EOR aus Indien Entwickelt für grenzüberschreitende Szenarien in den Bereichen geistiges Eigentum, Lohnabrechnung und Compliance. Die Zuordnung von geistigem Eigentum ist fester Bestandteil unseres Standard-Onboardings und wird nicht als optionales Zusatzmodul behandelt.

Was wir standardmäßig einrichten:

• Arbeitsverträge nach indischem Recht mit einer IP-Übertragung in der Gegenwartsform, die Urheberrechte, Patente, Geschmacksmuster, Geschäftsgeheimnisse und Marken umfasst, einschließlich künftiger Werke und abgeleiteter Werke.
• IP-Übertragung in zwei aufeinanderfolgenden Schritten zwischen Wisemonk und Ihrem US-Unternehmen im Rahmen des Rahmenvertrags über Dienstleistungen, sodass die Rechte unmittelbar nach der Gründung auf Ihr Unternehmen übergehen.
• Verzicht auf die Geltendmachung der Urheberpersönlichkeitsrechte Dies ist gemäß § 57 im Arbeitsvertrag verankert, sodass stark veränderte oder neu zugewiesene Aufgaben keine nachträglichen Einwände auslösen können.
• DPDP-Datenverarbeitungsvereinbarung für alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten gemäß dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im digitalen Bereich von 2023 und den im November 2025 bekannt gegebenen Vorschriften, deren vollständige Umsetzung ab Mai 2027 vorgesehen ist.
• Vertraulichkeit und Schutz von Geschäftsgeheimnissen gemäß dem indischen Vertragsgesetz und dem Gesetz über Informationstechnologie, wobei sowohl im Arbeitsvertrag als auch in der MSA klare Definitionen enthalten sind.

Wir unterstützen Sie zudem bei den Sonderfällen, die die meisten Unternehmen unvorbereitet treffen: KI-generierter Code, Richtlinien für Open-Source-Beiträge, bereits bestehende Ausnahmen im Bereich des geistigen Eigentums sowie Patentanmeldungen für Erfindungen, die während des Beschäftigungsverhältnisses entstanden sind. Das Ergebnis ist eine Kette zum Schutz des geistigen Eigentums, die den Prüfungen im Rahmen von Kapitalbeschaffungen und Übernahmen auf beiden Seiten der Grenze standhält.