Votre entreprise américaine est-elle propriétaire de la propriété intellectuelle créée par votre développeur EOR en Inde ?

En bref, la réponse est oui, mais uniquement si la chaîne d'attribution de la propriété intellectuelle derrière votre EOR est correctement mise en place. La législation indienne sur le droit d'auteur traite la propriété du code, de la conception et des autres œuvres créatives différemment de la législation américaine, et votre société américaine n'acquiert pas de droits simplement parce qu'elle rémunère le travail.

Dans un Employer of Record Dans ce type de structure, votre développeur est légalement employé par l'EOR, et non par votre société américaine. Cela signifie que le chemin menant du clavier du développeur à votre registre de propriété intellectuelle comporte deux étapes contractuelles, et non une seule. Si l'une de ces étapes est insuffisante ou fait défaut, vous n'êtes pas propriétaire de ce que vous pensez posséder.

Voici comment cette chaîne fonctionne concrètement, ce qu'exige la législation indienne et à quel niveau elle présente généralement des failles.

Ma société américaine est-elle automatiquement propriétaire du code créé par mon développeur EOR en Inde ?

Non. Le transfert de propriété s'effectue par le biais d'une succession de contrats, et non par défaut.

En vertu de la législation indienne, L'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur sur toute œuvre créative qu'il produit, sauf exception ou cession écrite. L'article 17, paragraphe c), de la loi indienne de 1957 sur le droit d'auteur prévoit une exception restreinte pour les salariés : lorsqu'une œuvre est créée dans le cadre d'un contrat de travail, l'employeur devient le premier titulaire des droits d'auteur, sauf accord contraire.

Dans un Configuration de l'EOR, cette exception joue en faveur de l'EOR, et non de votre entreprise américaine. L'EOR est l'employeur légal. Ainsi, l'article 17(c) confère la propriété à l'EOR. Votre entreprise n'acquiert ces droits que lorsque l'EOR vous les cède par écrit dans le cadre du contrat-cadre de services (MSA).

Deux liens contractuels doivent être remplis pour que la propriété soit attribuée à votre entité américaine :

• Le contrat de travail conclu entre l'EOR et le promoteur, qui prévoit la cession des droits à l'EOR.
• Le contrat de prestation de services conclu entre l'EOR et votre société américaine, qui vous cède ces droits.

Si l'un ou l'autre de ces liens est mal rédigé ou fait défaut, votre société américaine fonctionne sur la base d'une propriété présumée, et non d'une propriété légale. D'après notre expérience dans l'examen de ces montages, c'est cette lacune qui ressort le plus souvent lors des levées de fonds ou des vérifications préalables dans le cadre de fusions-acquisitions.

En quoi le droit indien de la propriété intellectuelle diffère-t-il du régime américain du « work-for-hire » ?

Aux États-Unis, la notion d’« œuvre réalisée dans le cadre d’un contrat de travail » constitue un raccourci juridique qui attribue automatiquement les droits d’auteur à l’employeur ou au donneur d’ordre pour certaines catégories d’œuvres. La législation indienne ne prévoit pas ce transfert automatique sous la même forme.

Deux différences concrètes revêtent une importance particulière pour les entreprises américaines :

• Aux États-Unis, certaines catégories d'œuvres réalisées sur commande sont considérées comme des œuvres de commande du simple fait du contrat. En Inde, les droits sur les œuvres réalisées sur commande par un prestataire ne sont jamais cédés automatiquement. Une cession écrite est requise en vertu de l'article 19 de la loi sur le droit d'auteur.
• Les contrats rédigés aux États-Unis comportent souvent des clauses telles que « l'ensemble des résultats du travail sera considéré comme une œuvre réalisée dans le cadre d'un contrat de travail ». Cette formulation n'a aucun effet juridique automatique en vertu du droit indien. Les tribunaux indiens appliquent la législation indienne aux œuvres créées par des résidents indiens sur le territoire indien.

La présence dans votre contrat-cadre de gestion de projet (MSA) d'une clause de travail à la commande de type américain, sans qu'elle soit étayée par une cession de droits rédigée conformément au droit indien, constitue l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les vérifications préalables en matière de propriété intellectuelle échouent concernant les développeurs indiens. Les entreprises sous-estiment souvent le poids que revêt la terminologie juridique américaine devant un tribunal indien, où elle n'a généralement aucune valeur en soi.

À quoi ressemble la chaîne d'attribution des adresses IP dans une configuration EOR ?

Une chaîne valide comporte deux maillons écrits, tous deux signés.

Lien n° 1 : Du développeur à l'EOR

Le contrat de travail cède à l'EOR l'ensemble de la propriété intellectuelle créée dans le cadre de la relation de travail. Ce contrat utilise généralement le présent (« le salarié cède par la présente ») et couvre les droits d'auteur, les brevets, les secrets d'affaires, les dessins et modèles, ainsi que les marques. Il couvre également la propriété intellectuelle future, les œuvres dérivées et les améliorations apportées pendant la durée de la relation de travail.

Lien n° 2 : EOR vers une entreprise américaine

Le contrat-cadre de services conclu entre l'EOR et votre entreprise transfère l'ensemble des droits de propriété intellectuelle détenus par l'EOR sur les réalisations de vos développeurs à votre entité américaine, dès leur création, dans le cadre d'une cession en chaîne. C'est cette clause qui rend votre droit de propriété opposable tant en Inde qu'aux États-Unis.

Ces deux contrats doivent définir les droits de manière précise. Une simple mention du type « La propriété intellectuelle appartient au client » ne suffit pas. Les tribunaux indiens ont annulé des cessions formulées de manière vague dans le cadre de litiges commerciaux, tout comme l'ont fait les instances d'arbitrage chargées de traiter des contrats technologiques transfrontaliers.

Nous avons constaté une tendance récurrente : les entreprises se concentrent principalement sur le premier maillon et partent du principe que le second est implicite dans la relation EOR. Ce n'est pas le cas. En l'absence de cession en chaîne, l'EOR détient techniquement les droits sur le code que vos ingénieurs ont écrit dans le cadre de vos projets.

Quelles sont les conditions requises pour qu'une cession de droits de propriété intellectuelle soit valable en vertu de la législation indienne ?

L'article 19 de la loi de 1957 sur le droit d'auteur énonce les conditions fondamentales. Pour être valable, une cession doit :

• Être rédigé par écrit et signé par le cédant (ou par une personne habilitée à signer en son nom).
• Précisez la nature de la tâche qui vous est confiée.
• Précisez les droits concédés, tels que la reproduction, l'adaptation, la distribution, l'exécution publique et la communication au public.
• Veuillez préciser la durée de la cession. En l'absence d'indication, la loi prévoit une durée de cinq ans.
• Précisez le territoire concerné. En l'absence d'indication, la loi s'applique uniquement à l'Inde.
• Veuillez préciser le montant des redevances ou toute autre contrepartie, le cas échéant.

Dans le cadre d'une relation de travail en cours, l'utilisation du présent revêt une importance particulière. La formulation « L'employé cède par la présente » établit un transfert au présent. La formulation « L'employé s'engage à céder » constitue une promesse de cession future, dont un tribunal pourrait exiger l'exécution forcée avant que la propriété ne soit effectivement transférée. Ces deux cas ont déjà fait l'objet de litiges. Une formulation au présent est plus claire.

Une clause valable couvre également :

• Toutes les formes de propriété intellectuelle, et pas seulement le droit d'auteur. Cela inclut les brevets, les dessins et modèles, les secrets d'affaires et le savoir-faire.
• Les œuvres futures créées pendant la durée du contrat de travail.
• Améliorations, modifications et œuvres dérivées.
• Les droits à l'échelle mondiale, et pas seulement en Inde.
• Une durée illimitée, et non une période par défaut de cinq ans.

Si l'une de ces lacunes existe, il se peut que vous soyez propriétaire d'une part moins importante que vous ne le pensez.

Qu'en est-il des brevets, des secrets d'affaires et des droits moraux ?

Le droit d'auteur n'est qu'un élément parmi d'autres. Trois autres catégories revêtent une importance particulière pour les logiciels.

Brevets. La loi de 1970 sur les brevets ne prévoit pas de règle par défaut d’« appartenance à l’employeur » automatique, à l’instar de l’article 17, point c). La propriété des inventions dépend généralement du contrat de travail et de la doctrine dite du « cadre de l’emploi ». Si le contrat de l’EOR est muet ou vague sur la question des brevets, la propriété peut rester acquise à l’inventeur. Une clause appropriée cède explicitement le droit de déposer des demandes de brevet pour toute invention réalisée pendant la durée de l’emploi, partout dans le monde.

Secrets d'affaires et informations confidentielles. L'Inde ne dispose pas d'une loi spécifique sur les secrets d'affaires. La protection repose sur les contrats, les principes d'équité et la loi sur les technologies de l'information. Les clauses de confidentialité, les dispositions de non-divulgation et une définition claire de la notion d'« informations confidentielles » doivent figurer dans le contrat de travail et dans le contrat-cadre de services (MSA), et non pas uniquement dans les documents de politique générale.

Droits moraux. L'article 57 de la loi sur le droit d'auteur confère à l'auteur le droit de revendiquer la paternité de son œuvre et le droit d'empêcher toute déformation de celle-ci. Ces droits sont acquis à l'auteur à vie et ne peuvent être cédés. Dans la pratique, il est possible d’y renoncer au moyen d’une déclaration écrite claire de non-revendication. Sans cette renonciation, un développeur pourrait ultérieurement s’opposer à la manière dont son code est modifié, même après avoir cédé tous ses droits patrimoniaux.

La plupart des contrats EOR bien rédigés couvrent ces quatre catégories dans un seul et même ensemble. Ce n'est pas le cas de nombreux contrats types.

Dans quels domaines les entreprises américaines commettent-elles généralement des erreurs en matière de propriété intellectuelle ?

Six lacunes sont à l'origine de la plupart des problèmes que nous constatons lors de l'examen des contrats.

• En supposant que les termes du contrat américain soient repris tels quels. Une clause de « travail à la commande » non assortie d'une cession au titre de la loi indienne figure parmi les constatations les plus courantes issues de la diligence raisonnable.
• Vous manquez la mission « back-to-back ». Le contrat du promoteur cède les droits de propriété intellectuelle à l'EOR, mais l'accord-cadre (MSA) conclu entre l'EOR et la société américaine ne prévoit pas de transfert clair de ces droits.
• Utiliser le futur. La formule « accepte de céder » constitue une promesse et non un transfert. Les tribunaux indiens ont jugé cette formulation insuffisante dans certains litiges commerciaux relatifs à la propriété intellectuelle.
• Aucune renonciation aux droits moraux. Les droits prévus à l'article 57 restent acquis au développeur à vie. Si votre code venait à être profondément modifié par la suite, le développeur pourrait faire valoir ces droits et exiger la mention de son nom ou s'opposer à toute modification.
• Des prestataires classés à tort comme salariés en EOR. Si le « développeur » est rémunéré en tant que prestataire dans le cadre d'un contrat de Contractor of Record, mais qu'il est traité comme un salarié, la présomption d'employeur prévue à l'article 17(c) ne s'applique pas. La propriété de la propriété intellectuelle reste acquise au prestataire, sauf si un acte de cession distinct et valide est signé.
• Les logiciels libres et la propriété intellectuelle préexistante ne sont pas pris en charge. Si votre développeur apporte du code préexistant, tel que ses propres bibliothèques ou des contributions à des projets open source, le contrat doit préciser ce qui est exclu de la cession. Sans cette précision, des litiges risquent de survenir par la suite quant à ce qui lui appartenait à l'origine.

Dans de nombreux cas, les employeurs internationaux ne s'en rendent compte que lorsque l'avocat d'un investisseur demande à consulter la chaîne de cession des droits de propriété intellectuelle dans le cadre d'une vérification préalable. À ce stade, le coût lié à la mise à jour des documents est considérable.

Comment Wisemonk s'assure-t-il que votre chaîne d'adresses IP est hermétique ?

Wisemonk est un EOR, originaire d'Inde Conçu pour les situations transfrontalières en matière de propriété intellectuelle, de gestion de la paie et de Compliance. L'attribution des droits de propriété intellectuelle est intégrée à notre processus d'Onboarding standard et n'est pas considérée comme une option supplémentaire.

Ce que nous mettons en place par défaut :

• Contrats de travail en droit indien avec une cession de droits de propriété intellectuelle au présent qui couvre les droits d'auteur, les brevets, les dessins et modèles, les secrets d'affaires et les marques, y compris les œuvres futures et les œuvres dérivées.
• Transfert d'adresse IP consécutif entre Wisemonk et votre société américaine dans le contrat-cadre de services, de sorte que les droits sont transférés à votre entité dès sa création.
• Renonciation aux droits moraux intégrée au contrat de travail en vertu de l'article 57, de sorte qu'une modification ou une réaffectation importante des tâches ne peut donner lieu à des objections ultérieures.
• Accord de traitement des données (DPDP) pour tout traitement de données à caractère personnel, conformément à la loi de 2023 sur la protection des données à caractère personnel dans le numérique et aux règles notifiées en novembre 2025, dont l'application intégrale est prévue à compter de mai 2027.
• Confidentialité et protection des secrets d'affaires en vertu de la loi indienne sur les contrats et de la loi sur les technologies de l'information, avec des définitions claires figurant à la fois dans le contrat de travail et dans le MSA.

Nous vous aidons également à gérer les cas particuliers qui prennent la plupart des structures au dépourvu : code généré par l'IA, politiques de contribution à l'open source, exclusions relatives à la propriété intellectuelle préexistante et demandes de brevet pour des inventions réalisées dans le cadre d'un contrat de travail. Il en résulte une chaîne de propriété intellectuelle qui résiste aux vérifications menées dans le cadre de levées de fonds et d'acquisitions, de part et d'autre de la frontière.